商标法第44条第一款的实体性适用：以欺骗或其他不正当手段取得注册商标，应该宣告无效

《商标法》第四十四条 已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

除作为程序性条款外，《商标法》第四十四条第一款包含的“以欺骗或其他不正当手段取得注册”的部分亦是实体性条款的内容。关于此条款的理解与适用，商评委与法院在多年的审理审判实践中逐渐达成共识：该条款的适用应当定位于对公共利益及公共秩序的保护，且在异议复审案件中可以参照适用该项规定。2016年因适用《商标法》第四十四条一款而败诉的一审案件占比由2015年的1.2%上升至2016年的2.6%。与以往不同的是，2016年此类案件败诉的主要分歧点不再是法律适用的问题，而是相对集中在具体适用情形方面，且大量败诉案件均是我委认为不构成四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”而法院不予支持的情形。

2010年《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》规定“审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用（2001年）商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断”。实践中，如何区分损害对象是特定民事权益还是公共利益或公共秩序成为适用该条款的难点。一般认为，没有正当理由大量申请商标注册的行为不具有商标使用的真实意图，构成对公共资源的不正当占用，扰乱商标注册秩序，属于四十四条一款规制的内容。然而，对于“大量”的界定以及对明显不属“大量”的商标注册行为如何适用法律，实践中做法并不统一。

如在第5264027号“埃森哲荣天下ACCENTURE”商标案、第8733922号“清样”商标异议复审案中，被申请人名下商标注册量分别为45件和32件，其中包括部分知名商标，法院均认为违反了（2001年）《商标法》第四十一条第一款的规定；在第6483536号“鑫曼联”商标案中，法院认为被申请人名下还注册有“皇马”、“奥巴马”等16件商标，明显不具有真实的使用意图，属恶意囤积商标的行为；在第5110813号“佐伊京瓷”商标异议复审案中，被申请人名下仅有数件商标，法院依然认为其具有明显的复制、抄袭他人较高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序。

此外，针对同一主体的商标抄袭行为也被认定为违反商标法第四十四条第一款规定的情形。如在“维多利亚的秘密 VICTORIA’S SECRET”系列商标案中，法院认为被申请人在多个类别商品或服务上申请注册“维多利亚的秘密 VICTORIA’S SECRET”商标，足以认定其申请注册被异议商标的行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序。

然而，在有些商标行政诉讼案件中，法院对四十四条一款的适用却表现出谨慎的态度。如在第8894660号“KOHL''S”商标异议复审案中，被申请人名下注册有数十件商标，且包含与他人知名商标、商号相似的情形，法院观点认为，虽然被申请人以复制、摹仿的手段注册了若干与他人知名的在先商标近似的商标，但申请人在中国大陆地区并不存在在先的商标权，因此，被申请人注册被异议商标与注册其他商标的行为，在性质上并无不同，无法一体评价。从而，被异议商标的注册未违反《商标法》第四十四条第一款的规定。

基于目前形成的共识，《商标法》第四十四条第一款应定位于商标授权确权领域内维护公共利益、公共秩序的兜底性条款，在适用上要注意其维护公序良俗的功能定位。大量注册商标的行为是认定没有真实使用意图、扰乱商标注册秩序的有利证据，除此之外，商标注册人的主观状态、注册后的恶意行为、申请商标的来源等均可以作为定案参考。但需要注意的是，适用该条款的落脚点最终应归结为对公序良俗的损害而非对特定义务的违背。对于仅违反特定义务的商标注册行为不应当适用该条款，以免造成过度适用。

如在第4216967号“张氏记”商标无效宣告案中，申请人、被申请人曾签订承诺各自可以申请注册的商标范围的合同，被申请人申请注册的系争商标按合同约定应由申请人申请注册。一审法院认为，被申请人违反合同约定义务，申请注册系争商标有违诚实信用原则，损害了他人的合法权益，损害了公平竞争的市场秩序，构成“以其他不正当手段取得注册”的情形。

我们认为，虽然合同违约行为对于建立良好市场竞争秩序具有破坏性，一定程度上会对公共秩序造成损害，但其更多地是对民事活动中应当遵循的诚实信用原则的违背，更多地损害了合同相对人的利益，如若将其定性为损害公共秩序的行为，势必使得公序良俗原则被无限放大，从而模糊了公共利益与特定利益的界限。从目前实践来看，在适用《商标法》第四十四条第一款时，如何划定公共利益与相对利益的界限，防止该条款的过度适用，以致架空商标法其他条款的适用空间，仍是需要进一步研究和探讨的问题，亦是适用《商标法》第四十四条第一款的难点所在。

来源：商评委