商标申请被驳回如何应对

□国家工商总局商标局 温海星

    2014年5月1日起施行的新《商标法》第二十八条规定：“对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起九个月内审查完毕，符合本法有关规定的，予以初步审定公告。”申请人在向商标局提出商标注册申请并获得受理后，如果一切顺利，可以在一年左右的时间获准商标注册并拿到商标注册证。但有相当一部分商标会由于种种原因不能顺利获得注册，在这类情况下就会出现一些需要申请人应对的情况。本文从申请人的角度出发，选取几种比较典型的情况，对商标申请注册过程中被驳回的情况进行分析并提出应对办法，希望对广大申请人有所裨益。

    商标申请被驳回（包括全部驳回和部分驳回）在商标申请注册中是常有的事情。目前我国商标的年申请量已直奔200万件大关，每年被驳回的商标以十万计。对商标申请人来说，是接受商标被驳回的事实还是寻求其他的救济手段，是一个必须面对的问题。下面笔者粗浅地探讨一下申请人接到商标驳回通知书后的应对措施。

    一、认真仔细研读商标驳回通知书，确认是否存在明显疏漏

    虽然绝大部分商标驳回通知书符合规范，没有明显的瑕疵，但由于商标局每年巨大的行文数量，即使是0.1%的差错率，也可能存在大量的“问题驳回通知书”。如果商标申请人能够认真研读商标驳回通知书，及时发现并指出问题所在，就有可能扭转局面或减少损失。下面笔者举例说明，什么样的驳回通知书算是有明显问题。

    案例一：某商标申请人2013年3月11日在第11类申请注册一件文字商标，商标局2014年2月发出部分驳回通知书，引用一件2013年6月30日到期未续展的商标为近似商标，将前述商标部分驳回。此案例中引用的商标因到期未续展且已过6个月宽展期，为无效商标，在先权利已经不再成立，该驳回决定明显失当。

    案例二：某公司在第9类商品中0901~0922各小项申请图形商标，后收到商标局完全驳回通知书，而驳回通知书中的引证商标并未包含0922小项。因0922小项并未跟其他小项有交叉近似的情况，所以此驳回决定至少在0922小项上有扩大驳回范围的嫌疑。

    案例三：某个人在第30类商品3012小项中已经注册了某文字商标，之后又向商标局提出与前述商标完全一样的涵盖所有第30类商品的商标注册申请，而商标局以该商标与某些商标近似为由完全驳回了此申请。由于该申请人在3012小项已经获得注册，并且新申请商标与已注册商标完全一致，因此至少在3012小项应该获得注册，该驳回通知书也算有明显问题。

    商标申请人如发现类似上述案例中有明显问题的驳回通知书或是认为商标驳回决定确有明显疏漏错误，可以先和自己的商标代理机构联系确认，并及时与商标局沟通联系。商标局如确认申请人反映的驳回通知书中确有失当、失误之处，就可以收回之前的商标驳回通知书，对该商标进行重新审查。与申请驳回复审不同的是，重新审查不需要申请人缴纳额外的费用。

    二、根据具体实际情况，考虑是否接受商标被驳回的事实

    客观来说，商标局在大部分商标驳回与部分驳回中，引证商标准确，引用法律条文适当。申请人对于这样的驳回或部分驳回的决定是能够也必须接受的。但因为客观条件所限，商标局目前在审查商标时没有其他的辅助材料，仅凭申请人在申请时录入计算机系统的有限资料进行判断，对于申请人商标的历史、使用状况、推广情况等信息并无深入全面了解，因此对某些商标的驳回或部分驳回决定虽然合法合规，但不一定就不可变更。申请人在这种情况下可以通过向商评委提出驳回复审，主张自己的权利。对于申请人来讲，哪些类型的驳回或部分驳回提请驳回复审比较合适，并不太好把握，相关情况比较复杂，笔者在此举几个例子供申请人参考。

    案例一：福建泉州某公司在第19类非金属建筑材料等商品上申请注册洛阳桥文字商标，商标局以该商标申请文字含有的“洛阳”为我国县级以上行政区划名，不得作为商标注册为由，驳回了此商标申请。经查，“洛阳桥”确有其物，在福建泉州洛阳江口，列为国家级重点文物保护单位，是我国现存最早的跨海石桥，与河北赵州桥、北京卢沟桥、潮州湘子桥并称为中国四大古桥。而商标局审查时并不一定知悉此背景。

    案例二：甲公司非常看好一件文字商标，但该商标已经被乙公司注册，而乙公司因经营问题长期未曾实际使用该商标。甲公司在向商标局提出撤销乙公司该注册商标的同时提交了该文字商标的注册申请。因乙公司的商标撤销程序仍在进行中，商标局以乙公司商标在先注册为由驳回了甲公司的商标注册申请。在此种情况下，甲公司如向商标评审委员会提出驳回复审，在案件审理过程中如乙公司的商标被撤销，则甲公司的诉求就有可能获得支持。

    案例三：某公司长期使用一件图形商标并具有一定的知名度后，向商标局提出了注册申请，商标局引证一个近似的图形商标驳回了该商标的注册请求。图形商标的相同近似判断是商标审查人员较为主观的行为，不同的审查人员对两个商标图形的相同近似程度存在较大的差异，因此申请人存在通过驳回复审程序获得商标注册支持的可能。

    三、启动驳回复审程序，积极提供相关材料证据争取支持

    如申请人不服商标局的驳回或部分驳回决定，就要启动驳回复审程序，向商标评审委员会提出复审要求。

    值得申请人关注的是，商评委在裁定驳回复审案件时，与商标局审查商标注册申请时考量的内容并不完全一样，存在一定差异。商标局在商标注册申请的审查中，不考虑该商标的使用情况、知名度等，仅根据音、形、义等要素进行判定，而商评委在裁定中则更多地考虑商标的使用情况、市场占有率、历史等因素，需要申请人提供相关证明材料。下面笔者以几个案例说明相关情况。

    案例一：上文中提到的福建泉州某公司在第18类（皮革和人造皮革等）商品上向商标局申请注册洛阳桥商标，仍然以县级以上行政区划名不得作为商标注册为由被驳回。该公司并未像在第19类商品上一样接受驳回，而是向商评委提出了驳回复审申请。商评委接受驳回复审申请后，向该公司发出商标评审申请补正通知书。遗憾的是该公司在规定时间内未完成相关的补正手续，被视为撤回商标评审申请，驳回复审失败。

    案例二：重庆市南川区金佛山方竹笋协会2009年8月在第14类（贵重金属及其合金等）商品上向商标局申请注册金佛山及图形商标，商标局2010年8月以“佛山”为县级以上行政区划名为由驳回。该协会2010年9月向商评委提出驳回复审申请，商评委受理后于2012年2月作出驳回复审决定书，对该商标予以初步审定。

    案例三：香港鳄鱼恤有限公司2002年9月在第25类（服装等）商品上向商标局申请注册鳄鱼恤活力系列文字商标，商标局引证某公司初步审定的鳄鱼商标驳回此申请。香港鳄鱼恤有限公司随即向商评委提出驳回复审申请，商评委受理后于2014年下达驳回复审决定书，认为该案审理时，商标局引证的鳄鱼商标已经在异议复审裁定中不予注册且裁定生效，鳄鱼恤活力系列文字商标与前述商标已不存在权利冲突，因此决定予以初步审定。

    在商评委作出驳回复审裁定后，申请人需要考虑是否接受驳回复审结果和启动司法救济程序。对申请人来讲，驳回复审的结果有三种：成功（商标获准初步审定）、部分成功（商标被部分驳回但驳回项目减少）、失败（完全维持商标局原有的驳回或部分驳回决定）。针对部分成功和失败的情况，申请人如不接受，不能再通过行政途径主张权利，只能在规定时限内向法院提起诉讼，通过司法途径主张权利。