网店显著位置擅用他人注册商标构成商标侵权

——评析美国之宝制造公司诉淘宝网店业主王磊侵犯“ZIPPO”注册商标专用权案

作者：

夏志泽

案情
　　美国之宝制造公司(Zippo Manufacturing Company，下称之宝公司)始创于1932年，是世界著名的打火机制造商，其拥有的“ZIPPO”品牌已经成为美国文化的标志。其产品不仅是美国军方指定的采购产品，而且在美国好莱坞影片中也多次“亮相”，具有较高知名度及影响力。
　　在中国，之宝公司注册了“ZIPPO”系列商标，其中包括：第347274号“ZIPPO”商标，核定使用商品为打火机、打火石，有效期至2019年4月29日；第3091639号“ZIPPO”商标，核定使用商品为打火机（吸烟用），有效期至2013年3月13日。国家工商行政管理总局商标局于2000年将“ZIPPO”列入《全国重点商标保护名录》，2005年工商行政管理部门查处的侵犯“ZIPPO”商标权的案件被列入全国保护知识产权十大案件。浙江省高级人民法院和北京市第一中级人民法院相继认定之宝公司注册和使用在打火机等商品上的“ZIPPO”商标为驰名商标。
　　河北省保定市的王磊系淘宝网上一网店业主。2007年4月17日，王磊注册了域名“www.zippo.org.cn”，并将该域名直接链接至淘宝网“ZIPPO量贩河北老王老店”，该淘宝网店系一打火机销售网店。在该淘宝网店首页突出使用“ZIPPO”标识，并且在其销售的非之宝公司生产的“Cricket”一次性打火机的宣传图片上显著标注“ZIPPO”标识。
　　之宝公司发现后，通过公证方式进行取证，然后于2012年7月以该淘宝网店业主王磊的行为侵犯了之宝公司的注册商标专业权为由，起诉于河北省保定市中级人民法院（下称保定中院）。
判决
　　保定中院经过审理，于2012年10月25日作出（2012）保民三初字第99号《民事判决书》，判决：一、被告王磊立即停止使用“www.zippo.org.cn”域名；二、被告王磊立即停止在其淘宝网店首页显著位置标注“ZIPPO”注册商标；三、被告王磊停止在其网店销售的非原告之宝公司生产的产品中标注“ZIPPO”注册商标；四、被告王磊将“www.zippo.org.cn”域名无偿转让给原告注册和使用；五、被告王磊赔偿原告经济损失。案件受理费由被告王磊负担。
  保定中院2012年11月将判决送达后，各方当事人均未上诉，该判决已经生效。
评析
　　该案被告的侵权行为有三：一是将他人在先注册商标注册为域名并予以使用，二是未经许可在其网店销售的商品图片上使用他人注册商标，三是在其淘宝网店首页显著位置标识其经销商品上使用的注册商标。鉴于前二种情形属于典型的商标侵权，法律规定明确清晰，因此仅对第三种情形构成商标侵权予以分析。
　　首先，在淘宝网店首页显著位置标注他人注册商标系商标使用行为，符合商标侵权构成要件。该案被告开设淘宝网店销售打火机等商品，其淘宝网店即是其商业活动的载体，在淘宝网店首页显著位置使用他人注册商标，即为在商业活动中使用他人注册商标，属于我国现行商标法所规定的商标使用行为。因为被告在商业活动中使用他人注册商标未经他人许可，且被告销售的商品打火机与原告注册商标核定使用商品打火机为相同商品，被告的行为符合我国现行商标法第五十二条第（五）项之规定，侵犯了原告的注册商标专用权。
　　其次，销售他人商品不能成为在淘宝网店首页显著位置标注他人注册商标的合理理由。该案中，被告辩称其网店销售的打火机为原告真品，故不构成商标侵权。但这一抗辩理由不能成立。固然，如果被告网店销售的打火机不是原告的产品，其在网店上标识原告注册商标属于商标侵权，但即使其在网店上销售原告的商品属于真品，只要其并非原告的特约专卖店，且原告未许可其自行使用原告注册商标，被告仍然不能自行使用原告注册商标，包括其淘宝网店首页。当然，如果被告要告知相关公众其网店销售有原告产品，可采取叙述性使用方式，如“本店销售ZIPPO打火机”，但其不能将原告注册商标直接标识于淘宝网店首页。对于与此相类似的情形，国家工商行政管理总局于1996年6月10日下发了工商标字[1996]第157号文《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修店）企业名称及营业招牌的通知》，要求：一、未经商标注册人允许，他人不得将其注册商标作为专卖店、专营店、专修店的企业名称或营业招牌使用。二、商品销售网点和提供某种服务的站点，在需说明本店经营商品及提供服务的业务范围时，可使用“本店修理××产品”“本店销售××西服”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中商标部分。三、凡未经商标注册人允许、将上述字样作为企业名称内容的，应根据《企业名称登记管理规定》第五条、第九条第二款予以纠正；凡将上述字样作为营业招牌使用的，应根据商标法第三十八条第(4)项及第三十九条的规定查处。该案中，被告虽然将其销售店从实体店变为了网店，但其原理相同，仍然不能擅自使用他人注册商标。
　　最后，淘宝网店首页显著位置标注他人注册商标的实质是使相关公众认为该网店为原告所开，或与原告具有许可关系、关联企业关系等特定联系，从而引起混淆，侵犯原告注册商标的利益和声誉，同时也干扰和妨碍了原告正常的经营管理秩序。一般而言，许可他人在专卖店招牌或网店首页使用自己注册商标的权利人，往往都有一套固定的管理模式，注册商标权利人可以对被许可人的经营行为进行监管，控制产品质量和销售方式，维护消费者利益，塑造和维护注册商标权利人的品牌形象；作为注册商标的被许可人，往往要向注册商标权利人交纳一定费用，才取得在某一范围内的专卖或销售权利，且其须遵守注册商标权利人的各项规定，以维护注册商标的整体形象。如果任意一个销售商，未经许可，只要经销某一商品，就将该商品的注册商标作为其店招或置于网店显著位置，显然就违背了注册商标权利人的意愿，注册商标权利人也很难对其经营行为进行监管，难免会影响注册商标的整体形象和声誉，同时对于注册商标的被许可人而言，也是一种不正当竞争。保定中院将被告在淘宝网店首页显著位置标识他人注册商标的行为认定为商标侵权并判决其承担侵权责任，完全是正确的。